实务交流丨中英文商标的近似性判定

​

近年来，随着我国贸易的不断发展，世界各国的优秀企业不断涌入国内，这些企业进入中国的第一件事就是“打响品牌”，以期迅速吸引中国消费者的注意力。与此同时，由中英文之间的翻译引发的商标纠纷也越来越多。

一、案例回放

案例一：“Land Rover”与“陆虎”案

英国路华公司及其前身早在1904年生产了第一辆“Rover”汽车，并于1957年在中国申请注册了两个英文商标“Land Rover”和“RangeRover”于第12类商品上，这两个英文商标一直延续注册至今。

1999年11月10日，吉利公司提出第1535599号“陸虎”商标（下称“争议商标”）的注册申请，于2001年3月7日获准注册。后经续展，其专用期至2021年3月6日，核定使用商品为第12类“摩托车，陆地车辆发动机，陆地车辆变速箱，汽车，货车(车辆)，汽车(车辆)，小汽车，汽车车身，运货车”。

2004年4月26日，路华公司以争议商标违反《商标法》第三十一条的规定为由，对争议商标提出撤销注册申请。其提出的理由包括：相关媒体在报道中直接将“Land Rover”越野车称为“陆虎”，说明路华公司的“陆虎”商标已经为中国消费者所熟知，在中国的汽车市场具有了较为广泛的影响力。吉利公司的“陆虎”商标很容易与路华公司在先使用并具有广泛影响力的“陆虎”商标构成混淆性近似，并且二者均注册在第14类商品上。

吉利公司则辩称，路华公司从未以自身名义在商业活动中使用过“陆虎”商标，其对“陆虎”商标并不享有任何在先权利。“陆虎”是第三方媒体对路华公司“Land Rover”产品的翻译， 并不能被界定为路华公司本身的使用行为。

2010年7月19日，国家工商总局商标评审委员会（下称商评委）作出裁定，对争议商标予以维持。

路华公司不服该裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院经审理认为，从路华公司提交的证据可以看出，“陆虎”为“LAND ROVER”的中文翻译，在争议商标申请日前已经被中国的相关公众所认同，并与当时的权利人宝马公司形成了唯一的对应关系。“陆虎”商标实质上已经成为“LANDROVER”在中国的标识，被中国的广大消费者和相关媒体认可，具有了区分商品来源、标志产品质量的作用，在中国汽车业领域具有一定的影响。除此之外，结合路华公司的“陆虎”汽车的知名度，吉利公司作为一家汽车生产企业，理应知晓“Land Rover”与“陆虎”之间的对应关系。吉利公司的行为具有明显的不正当性。

北京市第一中级人民法院根据上述理由作出判决：撤销商评委的上述裁定，并就路华公司针对第1535599号“陸虎”商标的争议申请重新作出裁定。后商评委和吉利公司不服一审判决上诉至北京市高级人民法院，北京市高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。 [1]

案例二：“Forever Mark”与“永恒印记”案

“Forever Mark”是戴比尔斯集团首个在钻石上使用的品牌，2000年戴比尔斯公司在中国申请注册了“Forever Mark”英文商标以及图文商标于第14类商品上。

2005年2月，高文新在第14类商品上申请注册“永恒印记”中文文字商标，2008年4月获得国家工商总局商标局的核准注册。2011年6月，戴比尔斯百年有限公司向商评委提起争议，请求撤销高文新在第14类上注册的“永恒印记”商标，主要理由包括：戴比尔斯公司拥有引证商标“Forever Mark”，且经过长期广泛的宣传与使用，已经在行业内具有较高的知名度，请求认定为第14类宝石等商品上的驰名商标；高文新作为珠宝行业中的业内人士，应当知晓，甚至熟知戴比尔斯公司的引证商标。据此，戴比尔斯公司认为高文新的“永恒印记”商标是对戴比尔斯公司在先使用并具有较大影响力的“Forever Mark”商标的抄袭与模仿。

高文新辩称，戴比尔斯公司大约在2006年才陆续进入中国对“Forever Mark”进行使用，在此之前并没有任何中文译名与之对应。戴比尔斯公司是2009年4月入驻北京，开了第一家“Forever Mark”门店，因此，该商标在2005年2月4日（“永恒印记”商标申请日）之前并不构成驰名商标。高文新还认为，“永恒印记”与“Forever Mark”并不构成近似商标，其申请注册的“永恒印记”商标并不侵犯戴比尔斯公司的在先权利，而且经过几年的使用，其“永恒印记”商标已经被相关公众所认可。

2012年12月10日，商评委作出对争议商标“永恒印记”予以维持的裁定。戴比尔斯公司不服商评委的裁定，并依法提起了行政诉讼。北京市第一中级人民法院认为“FOREVER”和“MARK”均为常见英文单词，相关公众很容易将“永恒印记”理解为“FOREVER MARK”的中文翻译。在此基础上，上述标识若使用在相同或类似商品上，极易造成相关公众对产品来源的混淆、误认。“FOREVER MARK”与“永恒印记”构成相同或类似商品上的近似商标。据此，北京市第一中级人民法院作出了撤销商评委的上述裁定，并针对争议商标重新作出裁定的判决。

商评委与高文新不服该判决，依法提起了上诉，北京市高级人民法院经过审理后，作出驳回上诉，维持原判的判决。 [2]

二、评析及启示

上述两个典型案例涉及到的一个共同问题是中英文商标的近似性判定问题。与纯中文商标比较，对中英文商标的近似性判定既要遵循普通商标近似性判定的方法，同时也要兼顾其特殊之处。

（一）中英文商标是否形成“对应翻译关系”

与单纯判定中文商标的相似性对比，英文商标的含义地位似乎更受侧重一些。英文商标有些是有固定含义的，有些是没有任何含义的，但是通过使用与宣传具有了一定的知名度，被相关消费者所接受，比如将“Adidas”译为“阿迪达斯”，将“Hermes”译为“爱马仕”等。通常认为，英文商标的翻译主要包括两种方式：音译和意译。案例一中的“陆虎”商标就是由“LANDROVER”商标音译而来；而案例二中的“永恒印记”商标是“FOREVER MARK”商标的意译。

案例一中，“LAND ROVER”商标可以有多种中文翻译，“陆虎”并不是其唯一对应的翻译。但路华公司能够列出证据证明“陆虎”是由其前权利人宝马公司在先使用，并且通过使用已经在汽车行业领域内形成了较高的知名度。相关消费者已经把“陆虎”商标认为是“LANDROVER”越野车的中文翻译。

案例二中，在判定商标近似性时，首先，“永恒印记”是“FOREVER MARK”商标的中文翻译之一，这对于判断商标相似性而言是一个基础性问题；其次，戴比尔斯公司的“FOREVER MARK”商标已经在行业内形成一定的知名度，包括“永恒印记”与“FOREVERM A R K”形成对应翻译关系的事实也在行业内享有一定知名度；再次，由于“FOREVERMARK”商标与“永恒印记”商标对应翻译关系的知名度，当中文“永恒印记”商标出现在相关商品上时，相关消费者很容易对该商品的来源产生混淆误认。

需要注意的是，中英文商标的近似性判定应当与其他外文商标的近似性判定区别开来，这是以我国消费者对外文的熟悉程度为基础的。在商标领域，英文商标的翻译确实具有很大的不确定性，但是经过权利人的使用和宣传，中文商标与英文商标能够在相关公众中形成对应的翻译关系，使相关消费者在看到某一中文商标时，立即联想到其对应的英文商标及其商品，这两个商标就构成近似商标。因此，两个商标是否形成对应翻译关系，这是判断中英文商标近似性的一个关键点。

（二）中英文商标对应关系的程度

对于中英文商标，除了应当考虑其是否形成对应的翻译关系外，还应当将这种对应关系的程度作为重要参考因素，即商标权利人对商标的使用情况。以相关公众的一般注意力为标准，既要考虑商标标识的近似度，也要考虑商标的显著性、知名度等重要因素。

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第一条的规定，法院在审理商标授权确权行政案件时，对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。

因此，在判断商标相似性时，应当同时参考中英文商标的对应关系是否已经通过使用在行业内形成较高的知名度。一定的知名度是判断中英文商标之间具有对应关系的事实基础，此处的知名度不仅指引证商标的知名度，更重要的是引证商标与争议商标之间的对应关系的知名度。正是这种对应关系的高知名度，使得两个商标使用在同类别的商品或服务上时，相关公众很容易对其来源产生混淆误认。如果没有证据能够证明两商标之间的对应关系具有一定的知名度，相关公众在看到两个商标时，并不会认为二者之间具有关联关系，即诉争商标与引证商标没有实际产生混淆，那么就应该尊重这种市场实际，不宜认定为近似商标。

综上，在判断中英文商标是否构成近似商标时，应当以是否容易造成相关公众的混淆误认为主要的判断原则，除了考虑商标的发音和含义外，还要综合考虑商标的使用情况、知名度等因素，以保护商标真正权利人的合法权益。商标近似性的判定对于商标侵权行为的研究具有重大意义，如果他人未经许可使用近似商标，那么就使商标的权利人与商标之间的联系弱化了，商品的实际来源也处于模糊状态。在这种情形下，使用近似商标的主体就可能造成对实际权利人的侵权行为。因此，中英文商标的近似性判定是处理商标侵权案件的关键问题，希望通过上述分析能够对我国司法实践提供有益参考。

注释：

[1] 北京市高级人民法院（2011）高行终字第1151号行政判决书。

[2]北京市高级人民法院（2013）高行终字第2374号行政判决书。

作者单位：北京康信知识产权代理有限责任公司

文章来源：《中华商标》杂志